判斷是否構(gòu)成以“其他不正當(dāng)手段”取得商標(biāo)注冊時——
圍繞著核準(zhǔn)注冊在保溫瓶等商品上的第6241095號“TILIR THERMO VOGUE”商標(biāo)(下稱訴爭商標(biāo))，美國膳魔師有限責(zé)任公司(下稱膳魔師)與寧波可逢日用品制造有限公司(下稱可逢公司)產(chǎn)生了一場紛爭。
近日，雙方糾紛有了新的進(jìn)展。北京市高級人民法院終審駁回了膳魔師的上訴，原商標(biāo)評審委員會(下稱商評委)對訴爭商標(biāo)予以維持的裁定最終得以維持。
據(jù)了解，訴爭商標(biāo)由可逢于2007年8月27日向商標(biāo)局提出注冊申請，2010年2月14日被核準(zhǔn)注冊，核定使用在保溫瓶、食物保溫容器、飲用器皿等第21類商品上。
2015年12月4日，膳魔師針對訴爭商標(biāo)向商評委提出無效宣告請求，主張其在先注冊在不銹鋼鍋具、保溫瓶、熱水瓶商品上的第688940號“膳魔師”商標(biāo)(下稱引證商標(biāo))構(gòu)成馳名商標(biāo)，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)構(gòu)成使用在類似商品上的近似商標(biāo)，屬于對其馳名商標(biāo)的復(fù)制與摹仿，而且可逢注冊多件帶有“THERMO”字樣的商標(biāo)存在主觀惡意，系以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得訴爭商標(biāo)的注冊。
經(jīng)審查，商評委認(rèn)為膳魔師提交的證據(jù)無法證明引證商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請注冊日前已達(dá)到馳名程度，而且引證商標(biāo)與訴爭商標(biāo)標(biāo)識差異較大，訴爭商標(biāo)不構(gòu)成對引證商標(biāo)的復(fù)制與摹仿，可逢亦不存在以欺騙手段或者以其他不正當(dāng)手段取得訴爭商標(biāo)注冊的情形。綜上，商評委裁定對訴爭商標(biāo)予以維持。
膳魔師不服商評委所作裁定，隨后向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。
北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，“THERMOS”標(biāo)識不屬于未注冊商標(biāo)，不存在認(rèn)定為未注冊馳名商標(biāo)的可能，而且膳魔師提交的在案證據(jù)亦不足以證明在訴爭商標(biāo)申請注冊日前其使用的“THERMOS”標(biāo)識已經(jīng)達(dá)到馳名程度;訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)均注冊使用在第21類商品上，而且訴爭商標(biāo)與“THERMOS”及“膳魔師”文字存在較大差別，膳魔師沒有提交充分證據(jù)證明可逢申請注冊訴爭商標(biāo)具有主觀惡意，亦未能證明引證商標(biāo)已經(jīng)達(dá)到了馳名程度，訴爭商標(biāo)不構(gòu)成對引證商標(biāo)的摹仿、翻譯。同時，根據(jù)膳魔師提交的證據(jù)顯示，可逢擁有的帶有“THERMO”相關(guān)標(biāo)識的商標(biāo)數(shù)量較少，時間跨度較長，不能單純從商標(biāo)數(shù)量上認(rèn)定可逢注冊商標(biāo)存在惡意，而且可逢作為日用品公司生產(chǎn)銷售水壺相關(guān)商品，在案證據(jù)尚不足以證明可逢注冊訴爭商標(biāo)存在主觀惡意。
綜上，北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2017年11月28日一審判決駁回膳魔師的訴訟請求。膳魔師不服，繼而向北京市高級人民法院提起上訴，并向法院補(bǔ)充提交了可逢圍繞“THERMOS”申請注冊多件商標(biāo)的商標(biāo)檔案、可逢申請注冊231件其他商標(biāo)的匯總列表、可逢申請注冊與他人注冊商標(biāo)標(biāo)志相同或近似的商標(biāo)檔案等證據(jù)，主張?jiān)V爭商標(biāo)是對其未注冊馳名商標(biāo)“THERMOS”的復(fù)制、摹仿，易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，而且可逢具有大量搶注知名品牌的惡意，其申請注冊訴爭商標(biāo)的行為存在以其他不正當(dāng)手段取得注冊的情形。
北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，膳魔師提交的證據(jù)不足以證明“THERMOS”標(biāo)志作為未注冊商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請注冊注冊日前已構(gòu)成馳名商標(biāo)，而且訴爭商標(biāo)與“THERMOS”標(biāo)志存在一定的區(qū)別，訴爭商標(biāo)未構(gòu)成對該標(biāo)志的復(fù)制、摹仿;同時，根據(jù)膳魔師提交的證據(jù)，可逢部分圍繞“THERMOS”注冊的商標(biāo)注冊分布時間較長，均指定或核定使用在第21類商品上，而且可逢申請注冊的其他商標(biāo)雖然數(shù)量較多，但膳魔師并未舉證證明相關(guān)商標(biāo)確屬具有較高知名度，相關(guān)商標(biāo)核定使用的商品或服務(wù)類別亦不相同，膳魔師提交的證據(jù)尚不足以證明可逢存在大量囤積他人具有較高知名度商標(biāo)的行為，意圖牟取不正當(dāng)利益，并損害了公共利益。綜上，法院判決駁回膳魔師上訴，維持一審判決。 (王國浩)
行家點(diǎn)評
劉曦雨 北京策略(包頭)律師事務(wù)所 主任：根據(jù)我國商標(biāo)法及《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)規(guī)定，以囤積商標(biāo)進(jìn)而通過轉(zhuǎn)讓等方式牟取商業(yè)利益為目的，大量申請注冊他人具有較高知名度的商標(biāo)屬于典型的以“其他不正當(dāng)手段”取得注冊的行為。但是，商標(biāo)注冊量較多或數(shù)量較大并不是判定構(gòu)成“其他不正當(dāng)手段”的唯一要件，還需要同時考慮其他因素。
司法實(shí)踐中，對于確屬以囤積商標(biāo)進(jìn)而通過轉(zhuǎn)讓等方式牟取商業(yè)利益為目的，大量申請注冊他人具有較高知名度的商標(biāo)，明顯違背商標(biāo)內(nèi)在價值，并會對商標(biāo)注冊秩序產(chǎn)生消極影響，違背誠實(shí)信用立法精神的行為，會予以有效規(guī)制。同時，我國對商標(biāo)的保護(hù)采取商標(biāo)注冊制度，對商標(biāo)本身的保護(hù)更多考量商品或者服務(wù)來源的穩(wěn)定性和對應(yīng)性，而非相關(guān)主體對特定標(biāo)志的壟斷，故允許在不相類似的商品或服務(wù)上出現(xiàn)相同或近似的標(biāo)志，符合我國商標(biāo)基本注冊制度的內(nèi)在精神。
該案中，可逢雖大量注冊商標(biāo)，但膳魔師無法證明自身的相關(guān)商標(biāo)確屬具有較高知名度，且訴爭商標(biāo)核定使用的商品與膳魔師相關(guān)商標(biāo)的類別不同。因此，可逢注冊商標(biāo)數(shù)量較多最終并未被認(rèn)定構(gòu)成以“其他不正當(dāng)手段”取得注冊。
來源：中國知識產(chǎn)權(quán)報