法律的滯后性是其固有屬性，商標(biāo)的被動使用雖然沒有被法律明文規(guī)定，但是其是否可以被認(rèn)可不是是與非的問題，而需要滿足多個條件，考量多種因素才能綜合判斷。注冊商標(biāo)僅能說明其為該商標(biāo)所有權(quán)人，并不能產(chǎn)生真正商標(biāo)專有權(quán)意義上的價值，而通過使用給商標(biāo)帶來的價值則需要智慧地平衡已經(jīng)建立的社會公共秩序以及公眾對商標(biāo)法的預(yù)期。
我國商標(biāo)法雖然采取在先注冊制度，但是商標(biāo)真正的價值在于“使用”，隨著信息高速的交互與交通日益發(fā)達，商標(biāo)使用的表現(xiàn)形式越來越多樣化，無論是民眾對特有商品或服務(wù)的俗稱，抑或是代購及海淘產(chǎn)業(yè)將海外品牌引進境內(nèi)消費者的視野，商標(biāo)知名度的擴散在某種程度上越來越脫離原商品或服務(wù)的經(jīng)營者，而是借助外部力量發(fā)展壯大。那么在此情況下，這種使用方式是否可以構(gòu)成商標(biāo)的使用行為呢?
商標(biāo)被動使用的形式及爭議
以往商標(biāo)使用行為通常是符合我國《商標(biāo)法》在第四十八條規(guī)定的行為，“是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。”即權(quán)利人主動地采用上述形式使用商標(biāo)，稱為商標(biāo)的“主動使用”。[1]
但是近年來，出現(xiàn)越來越多這樣的現(xiàn)象，即除享有商標(biāo)使用權(quán)人以外的社會公眾以及媒體對已注冊商標(biāo)俗稱的宣傳報道使用，進而產(chǎn)生區(qū)分不同商品來源、保證產(chǎn)品質(zhì)量的實際效果行為;[2] 以及社會公眾對尚未在入駐中國的品牌，通過代購或者海淘的方式，使得該未在中國注冊的商標(biāo)享有一定的知名度，這種使用屬于商標(biāo)的“被動使用”。
商標(biāo)俗稱被社會公眾或者媒體報道而被動使用的模式下，商品或者服務(wù)的經(jīng)營者自身并未對商標(biāo)俗稱進行主動的投入，但卻獲得了甚至遠(yuǎn)高于本商標(biāo)的推廣效果，若將商標(biāo)俗稱這個社會公眾集體的智慧結(jié)晶授權(quán)予商品或者服務(wù)的經(jīng)營者，那么對于在先申請該商標(biāo)俗稱并進行主動使用的第三人而言，從形式正義的角度而言實有不公。
而海淘代購等行為，商品或者服務(wù)的經(jīng)營者的目標(biāo)地域并不是中國，也沒有主動推廣使用，但卻獲得消費者的對商品或者服務(wù)來源的認(rèn)知，在此條件下，如果將該境外商標(biāo)授予商品或者服務(wù)的經(jīng)營者，將違背商標(biāo)法的地域性原則。
司法實踐對被動使用態(tài)度之轉(zhuǎn)變
《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第二十條第二款規(guī)定：“商標(biāo)權(quán)人自行使用、許可他人使用以及其他不違背商標(biāo)權(quán)人意志的使用，均可認(rèn)定屬于實際使用的行為。”如果說被動使用不違背商標(biāo)權(quán)人意志，是否可以認(rèn)定為實際使用，對此法律也未明確規(guī)定。
我國司法實踐中對“被動使用”的態(tài)度，最初采取的是直接否定，從“偉哥”[3] 案到“索愛”[4] 案，法院認(rèn)為標(biāo)識其受法律保護的前提是，對該標(biāo)識主張權(quán)利的人必須有主動實際使用該標(biāo)識的行為，且該標(biāo)識已能夠識別其商品來源。到后來的“廣本”[5] 案“路虎”[6] 案中，法院雖然沒有明確強調(diào)被動使用這一概念，但是基于“標(biāo)識己被社會公眾認(rèn)可并使用”、“具備了商標(biāo)的作用”、“實際使用效果及影響及于商家”等事實，推導(dǎo)出其實質(zhì)等同于商家的使用;[7] 直到廣云貢餅案的判決中，法院認(rèn)為，某一標(biāo)志能否成為商標(biāo)，不在于商標(biāo)權(quán)人對該標(biāo)志是“主動使用”還是“被動使用”，關(guān)鍵是生產(chǎn)者與其產(chǎn)品之間以該標(biāo)志為媒介的特定聯(lián)系是否已經(jīng)建立。[8] 可見我國司法實踐中對被動使用認(rèn)定從“制造商激勵”理論[9] 轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋M者保護”理論[10] ，對于被動使用的認(rèn)定是一種極其例外的情況。
在美國，商標(biāo)法經(jīng)過近百年的發(fā)展，也積累了一系列涉及未注冊商標(biāo)公眾使用的判例。這些判例包括Coca-Cola)訴Koke Co. of Am.案，Bunny Club案 Volkswagenwerk Aktiengesellschaft訴Hoffman案、“BIG BLUE”案等，這些判例所形成的規(guī)則被稱為“公眾使用規(guī)則(Public Use Rule或Public Use Doctrine)”即：主張即使商標(biāo)持有人未使用商標(biāo)昵稱，若不反對公眾使用，其在商標(biāo)昵稱上的權(quán)利便應(yīng)獲得保護。[11]
但是被動使用雖然在司法實踐中被認(rèn)可，但其適用需具備相應(yīng)的條件，不能普遍適用。
商標(biāo)被動使用并阻卻他人的條件嚴(yán)苛
美國商標(biāo)法通過上述判例進一步明確了公眾使用規(guī)則的使用條件，(一)除在先的標(biāo)識的公眾使用外，若商標(biāo)持有人“類似使用(analogous use)”了該標(biāo)識，便應(yīng)享有排除他人使用該標(biāo)識的權(quán)利。第二，僅依靠在先的標(biāo)識的公眾使用，但商品或服務(wù)經(jīng)營者沒有任何使用時，應(yīng)考察公眾使用的目的，若標(biāo)識公眾使用的目的是給該商品或服務(wù)經(jīng)營者帶來與其該標(biāo)識相關(guān)的利潤，商品或服務(wù)經(jīng)營者應(yīng)享有排除他人使用該標(biāo)識的權(quán)利。[12]
根據(jù)我國的相關(guān)判例，筆者認(rèn)為對于被動使用是否構(gòu)成在先使用至少需要滿足以下幾個因素：
首先，被動使用的標(biāo)識與特定商品和服務(wù)以及其提供者三者之間已經(jīng)具有緊密的，唯一的對應(yīng)關(guān)系，這是被動使用被認(rèn)可的核心要件；一個市場經(jīng)營者經(jīng)過長期的經(jīng)營活動，媒體報道（被動使用）的標(biāo)識已經(jīng)與其提供商品和服務(wù)產(chǎn)生特定聯(lián)系，即使該標(biāo)識其并沒有主動使用過，依然應(yīng)認(rèn)為構(gòu)成商標(biāo)使用。 被動使用在先，也形成了特定的對應(yīng)關(guān)系，則可以對抗在先申請商標(biāo)。如果不能產(chǎn)生與特定商品和服務(wù)以及其提供者三者之間已經(jīng)唯一的對應(yīng)關(guān)系，說明其并未得到社會公眾的認(rèn)可，其實際使用的效果帶來的商譽也未影響到商品或者服務(wù)的經(jīng)營者，在此情況下被動使用不應(yīng)被認(rèn)可，也不能對抗在先申請的商標(biāo)。
其次，被動使用形式多，數(shù)量廣。 如果僅有媒體報道或者消費者的口耳相傳作為使用證據(jù)，則需考慮受眾群體大小，越知名的媒體，認(rèn)可度應(yīng)越高，除此之外還需要看報道或者消費者傳播的內(nèi)容側(cè)重于商業(yè)宣傳還是事實評論，越偏向于商業(yè)宣傳性認(rèn)可度應(yīng)越高，越偏向于事實評論認(rèn)可度越低;報道媒體的類型越多，消費者數(shù)量越多，認(rèn)可度應(yīng)越高，類型越少數(shù)量越低，認(rèn)可度應(yīng)越低。
再次，被動使用的行為應(yīng)當(dāng)發(fā)生在中國境內(nèi)。 商標(biāo)權(quán)利具有地域性，即一個國家或地區(qū)依照本國或本地區(qū)的商標(biāo)法律規(guī)定所授予的商標(biāo)權(quán)，僅在該國或該地區(qū)有效，也就是說媒體應(yīng)當(dāng)是在中國大陸境內(nèi)的媒體，而對于僅通過代購事實作為商標(biāo)使用證據(jù)的，如果境外標(biāo)識雖然在他國具有很高知名度，但是沒有進入中國市場，依然不能認(rèn)可這樣的知名度，不能給予過強的保護。但是，也不能過于刻板的理解地域性，對于進入中國的市場的外國商業(yè)標(biāo)識，可以參考國外知名因素，降低使用證據(jù)的要求。
最后，商品或服務(wù)的經(jīng)營者對于被動使用商標(biāo)的與其之間的指代關(guān)系明確表示認(rèn)可和同意。 由于商標(biāo)權(quán)益為私權(quán)，基于私法自治、私權(quán)處分的原則，商標(biāo)權(quán)人當(dāng)然也享有放棄該權(quán)益的自由。若商品或服務(wù)經(jīng)營者人曾明確表示對有關(guān)特定聯(lián)系的建立不能接受，其被動使用行為不能阻卻他人的注冊。
法律的滯后性是其固有屬性，商標(biāo)的被動使用雖然沒有被法律明文規(guī)定，但是其是否可以被認(rèn)可不是是與非的問題，而需要滿足多個條件，考量多種因素才能綜合判斷。注冊商標(biāo)僅能說明其為該商標(biāo)所有權(quán)人，并不能產(chǎn)生真正商標(biāo)專有權(quán)意義上的價值，而通過使用給商標(biāo)帶來的價值則需要智慧地平衡已經(jīng)建立的社會公共秩序以及公眾對商標(biāo)法的預(yù)期。
注釋：
[1]劉孟斌,寧崇怡.論《商標(biāo)法》第三十一條在商標(biāo)“被動使用”問題上的適用[J].電子知識產(chǎn)權(quán),2014(04):84-87.
[2]涂龍文. 論商標(biāo)被動使用下的利益保護問題[D].江西財經(jīng)大學(xué),2014.
[3](2009)民申字第313號最高人民發(fā)運行政判決書
[4](2010)知行字第48號最高人民法院行政判決書
[5] (2013)行提字第23號最高人民法院行政判決書
[6] (2011)高行終字第1151號
[7] 謝林良. 商標(biāo)被動使用問題研究[D].西南政法大學(xué),2016.
[8](2013)知行字第40號最高人民法院判決書
[9]商標(biāo)法對注冊商標(biāo)提供的商標(biāo)專用權(quán)的保護，以及對未注冊商標(biāo)提供的在先使用權(quán)益的保護，均是為了保護商標(biāo)權(quán)人努力建立起來的此種聯(lián)系不被他人所破壞或損害;
[10]從消費者的角度來看，則是為了保護消費者對市場中存在的此種聯(lián)系的信賴。
[11]董篤篤.論商標(biāo)法中的“公眾使用規(guī)則”——以吉利“陸虎”商標(biāo)爭議案為例[J].知識產(chǎn)權(quán),2013(01):44-47+61.
[12]董篤篤.論商標(biāo)法中的“公眾使用規(guī)則”——以吉利“陸虎”商標(biāo)爭議案為例[J].知識產(chǎn)權(quán),2013(01):44-47+61.